Risarcimento del danno per contraffazione di marchio decaduto e revocato per mancato uso?
Può essere richiesto, conferma la Corte di Giustizia.
La decisione della Corte UE
Il titolare di un marchio, ancorché revocato per non averlo usato nel termine di cinque anni decorrente dalla data di registrazione dello stesso, conserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito prima della data di decadenza o revocazione, se la giurisdizione del proprio paese non dispone espressamente il contrario.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, decidendo in merito ad una questione pregiudiziale sottoposta dalla Corte di Cassazione francese.
La Corte ha esaminato la direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa [articolo 5 (1), lettera b), l’articolo 10 (1), primo comma, e l’articolo 12(1), primo comma, in combinato disposto con il considerando 6 della direttiva], ed ha concluso che questi devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di consentire al titolare di un marchio d’impresa decaduto dai suoi diritti per mancato uso, il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito prima della data di decadenza, a causa di un segno simile per prodotti o servizi identici o simili che si prestano a confusione con il suo marchio.
Il procedimento principale
Il procedimento principale, che ha dato origine alla questione, vedeva la società AR, commerciante di bevande alcoliche e liquori, opposta alle società Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS e Établissements Gabriel Boudier SA.
La ricorrente era titolare dal 2006 del marchio SAINT GERMAIN, registrato per prodotti e servizi delle classi 30, 32 e 33.
Nel 2012 ha appreso però che la Cooper International Spirits distribuiva, con la denominazione «St-Germain», un liquore prodotto dalla St Dalfour e dalla Établissements Gabriel Boudier, ed ha deciso dunque di citare tali tre società dinanzi al Tribunale di Parigi per contraffazione di marchio per riproduzione o, in subordine, per imitazione.
Tuttavia nel 2013, in una causa parallela, il Tribunale di Nanterre, aveva dichiarato decaduti i diritti di AR sul marchio SAINT GERMAIN a decorrere dal 13 maggio 2011, decisione poi confermata in sede di appello.
Il ricorrente ha però mantenuto in essere la sua azione per contraffazione per il periodo anteriore alla decadenza, ossia per i fatti commessi tra l’8 giugno 2009 e il 13 maggio 2011.
Le sue domande sono state integralmente respinte dal Tribunale di Parigi ed in seguito dalla Corte d’appello poiché il ricorrente non aveva dimostrato alcuno sfruttamento del marchio controverso dopo il suo deposito.
La Corte d’appello ne ha dedotto che il ricorrente non poteva far valere utilmente un pregiudizio alla funzione di garanzia d’origine di tale marchio, né avvalersi di un pregiudizio arrecato al monopolio di sfruttamento conferito dal suo marchio, poiché l’uso di un segno identico al marchio da parte di un concorrente non è idoneo, in assenza di qualsiasi sfruttamento di tale marchio, a impedirne l’impiego in modo sostanziale.
Il ricorso
AR ha proposto dunque ricorso per cassazione contro tale sentenza, sostenendo che le sue domande per contraffazione erano state erroneamente respinte per non aver dimostrato l’effettività dello sfruttamento del marchio SAINT GERMAIN, sebbene né il diritto dell’Unione né il codice della proprietà intellettuale prevedessero che il titolare di un marchio dovesse dimostrarne lo sfruttamento per beneficiare della protezione del marchio anche nei 5 anni conseguenti la registrazione.
Le convenute al contrario sostenevano che un marchio svolge la sua funzione essenziale solo se è effettivamente sfruttato dal suo titolare e che, in mancanza di uso, il titolare non ha il diritto di lamentare una qualunque violazione.
La Corte di Cassazione ha rilevato che nel 2016 la Corte di Giustizia aveva dichiarato che l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 conferiscono al titolare del marchio un termine di grazia per intraprendere un uso effettivo del proprio marchio, entro il quale egli può avvalersi del diritto pieno ed esclusivo senza dover dimostrare tale uso.
Bisognava quindi stabilire se il titolare di un marchio mai usato e che è stato dichiarato decaduto dai suoi diritti possa comunque lamentare di aver subito una violazione e chiedere il risarcimento di un danno subito a causa dell’uso di un marchio identico o simile nel corso dei cinque anni successivi alla registrazione. La Corte di cassazione ha deciso quindi di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia.
L’esame della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia ha esaminato la direttiva 2008/95, ed ha rilevato che, conformemente al considerando 6, secondo il quale «[gli] Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa», e la direttiva ha concesso al legislatore nazionale ampia libertà di determinare la data in cui la decadenza di un marchio produce i suoi effetti.
In aggiunta, dalla lettura dell’articolo 11, paragrafo 3, si constata che gli Stati membri sono liberi di decidere se intendano prevedere che, in caso di domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, un marchio non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione.
Il legislatore francese
Nel caso di specie, il legislatore francese ha deciso di far produrre gli effetti della decadenza di un marchio per mancato uso a decorrere dalla scadenza di un termine di cinque anni successivi alla sua registrazione.
Inoltre, riguardo la facoltà prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, la Corte ha rilevato che nessun elemento presente nella decisione di rinvio testimonia l’utilizzo della facoltà da parte del legislatore francese.
Ne deriva che la normativa francese conserva la possibilità, per il titolare del marchio in questione, di far valere, dopo la scadenza del termine di grazia, violazioni del diritto esclusivo conferito da tale marchio commesse prima di tale termine, anche se tale titolare è poi decaduto dai suoi diritti su quest’ultimo.
Quanto alla determinazione dei danni, essi devono essere adeguati al pregiudizio effettivo subito dal titolare del marchio.
Dunque libertà agli Stati di prevedere il diritto per i titolari dei marchi decaduti per mancato uso, di chiedere il risarcimento dei danni per le violazioni verificatesi prima della scadenza del termine di grazia.
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