La registrazione della tridimensionalità come marchio: Il caso Lego

di Antonio Squillante


Pochi giorni fa il designer danese Jens Nygaard Knudsen, papà delle celeberrime figurine Lego, è morto all’età di 78 anni.


Non tutti sanno che gli “omini della Lego” sono stati oggetto di lunghe vicende giudiziarie inerenti alla validità della registrazione del marchio tridimensionale che le rappresenta.


La normativa


Infatti, tra le fattispecie di diritti di proprietà intellettuale, si annovera sicuramente il marchio di forma. Il problema della registrabilità come marchio si pone per le forme “intrinseche”, ossia perfettamente coincidenti con la conformazione stessa del prodotto finito.


In questi casi, la normativa si preoccupa di limitare gli effetti restrittivi alla concorrenza non concedendo l’esclusiva, almeno non quella data dalla registrazione del marchio.


La norma vieta, in altre parole, che si possa determinare una privativa sine tempore per quelle forme tridimensionali incorporanti una soluzione tecnica innovativa che determinerebbe uno squilibrio concorrenziale rilevante. Possono, di contro, essere validamente registrate come marchio di forma, quelle tridimensionalità, pur funzionali, il cui potere distintivo sia prevalente e quindi idonee a svolgere una vera e propria funzione di marchio (ad esempio la bottiglia della Coca-Cola, la borsa “Birkin” di Hérmès, il Toblerone).


La capacità di assemblaggio degli “Omini della Lego” non comporta un particolare risultato tecnico; è arbitraria.


Il caso


Nel 2000 la società Lego Juris ha presentato presso l’EUIPO domanda per la registrazione dei seguenti marchi comunitari tridimensionali per giochi e giocattoli:


La Best Lock, una società concorrente che utilizza figure simili, ha chiesto di dichiarare la nullità di tali marchi in ragione dell’art. 7 lett e) R.M.U.E. e in particolare alla luce del fatto che la forma del prodotto sarebbe necessaria al raggiungimento di un risultato tecnico vista la capacità di assemblaggio con i mattoncini della casa produttrice.


Con le sue sentenze, il Tribunale ha respinto i ricorsi della Best Lock confermando le decisioni inerenti alla registrabilità della forma, prese dall’EUIPO.


Il tribunale


Il tribunale si sofferma in maniera particolare sulla “forma necessaria per ottenere un risultato tecnico” osservando che la forma degli elementi caratteristici delle figurine – degli “omini” – non appaiono in alcun modo collegate ad alcun “risultato tecnico” nè risulta derivarne. Questi elementi non consentono comunque, di per sé, la possibilità di assemblarsi con il mattoncino da costruzione incastrabile.


La rappresentazione grafica degli incavi sotto i piedi, del lato posteriore delle gambe, delle mani e del blocchetto sopra la testa non permette di stabilire se tali elementi comportino una qualsiasi funzione tecnica. Infine nulla consente di ritenere che la forma delle figurine sia, come tale nel suo insieme, necessaria all’incastro con i mattoncini incastrabili.
Infatti il “risultato” di tale forma consiste solamente nel conferimento di tratti umani alla forma. Fermo restando che non si può comunque qualificare come “risultato tecnico” il fatto che la figurina rappresenti un personaggio e possa essere utilizzata in un contesto ludico.


Epilogo


Definite queste precisazioni, il Tribunale ha ritenuto di distaccarsi dal precedente giudizio espresso dalla Corte di Giustizia in un analogo caso relativo ai soli mattoncini Lego. Concludendo che il marchio di forma contestato non ha nulla in comune con l’oggetto del precedente procedimento, se non la provenienza dalla medesima azienda.


Il Tribunale ha colto l’occasione per ribadire il concetto per cui la condizione di “esclusività” è soddisfatta solo quando tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica. Nel caso in specie, la semplice capacità di aderire, non poteva in alcun modo essere definita come una “caratteristica essenziale degli omini Lego”. 


L’importanza di registrare un marchio


Registrare il proprio marchio, anche costituito da forme, colori, suoni, tutela da possibili contraffazioni e scoraggia potenziali concorrenti dal competere con prodotti similari.  


Un segno distintivo non deve essere necessariamente rappresentato graficamente (Registrazione marchio multimediale: Il primato è di Akran). E’ sufficiente che sia rappresentato nel registro dei marchi dell’Unione europea in un modo che consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto al quale viene garantita la protezione. Per questo è importante affidarsi a dei professionisti che possano consigliarci e tutelare i nostri interessi.


AKRAN Intellectual Property si occupa della registrazione di marchi sia nazionali che internazionali e della loro tutela sia a livello giudiziale che stragiudiziale, difesa del diritto d’autore, domini e internet, anti contraffazione, due diligence, contrattualistica, finanza agevolata e trasferimento tecnologico.


I professionisti di AKRAN Intellectual Property ottengono registrazioni di marchi e tutelano i diritti dei clienti in Italia ed in ogni paese estero attraverso una propria rete di affidabili corrispondenti.


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