Louboutin: Quando il colore diventa un marchio

Il caso Van Haren


Nel 2012 l’azienda olandese Van Haren mise in commercio calzature da donna con tacco alto e suola rossa. Immediata la risposta del marchio Louboutin con una citazione per contraffazione.


Van Haren ha invocato da subito la “nullità” del marchio di Louboutin costituito dalla suola di colore rosso. La direttiva UE sui marchi elenca infatti diversi motivi di nullità o impedimenti alla registrazione. Nella fattispecie, la forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto.


La corte distrettuale de L’Aia (l’anno seguente) ha ordinato a Van Haren di cessare le vendite in quanto la suola rossa di Louboutin non riveste solo funzioni ornamentali.


In conformità al disposto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della Direttiva 2008/95: un segno che consiste in un colore applicato sulla suola della scarpa con tacco alto, come quello registrato dal fashion designer calzaturiero Louboutin, non è una “forma” che attribuisce solamente un valore sostanziale al prodotto.  Questo hanno affermato i giudici europei.


In sintesi, per la Corte di Giustizia UE un colore può essere legittimamente registrato come marchio.


La registrazione del “marchio della suola rossa” infatti appartiene dal 2008 a Louboutin che l’ha prontamente registrato presso il US patent and Trademark Office.


Loubutin Vs The World


Quella in Olanda però non è stata l’unica parentesi giudiziale del marchio calzaturiero francese:


Germania

Nel 2011 il rivenditore tedesco di scarpe Roland SE si oppone alla decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO con la quale approvava la registrazione delle suole rosse di Louboutin.
La motivazione derivava dalla possibile confusione con il suo marchio “my SHOES” scritto in bianco, su uno sfondo blu e rosso, di una tonalità molto simile a quella registrata dal marchio francese. Sia il tribunale della Corte Europea che la corte di giustizia respinsero l’opposizione.


Svizzera

Qui le cose non vanno bene per Louboutin. Nel 2010 l’azienda si vede respingere la domanda di registrazione del marchio dallo Swiss International Property Office. Tribunale Amministrativo Federale e Corte Suprema confermeranno il rifiuto del giudice elvetico secondo cui il rosso applicato alle suole costituiva un “segno banale, decorativo e privo di tratto distintivo.”


Francia

In casa propria il marchio calzaturiero si vede costretto a citare Zara France. Qui lo stilista ha commesso l’errore di non indicare uno specifico colore Pantone rendendo così il colore indefinito.


Secondo la Corte Suprema inoltre il segno registrato appare bidimensionale ma con caratteristiche che dovevano essere riprodotte tridimensionalmente. Ciò impediva di comprendere l’applicazione del marchio sul lato interno o esterno della suola.


Belgio

Qui la maison francese si scontra principalmente con 2 aziende: Dr. Adams Footwear e Van Dalen Footwear B.V. Nel primo caso la Corte d’Appello vieta da subito la vendita di scarpe con suola rossa. Per quanto riguarda Van Dalen invece, il Tribunale Distrettuale di Bruxelles accoglie l’invalidità del segno per mancanza dei prerequisiti necessari alla qualifica di marchio di forma.

La Corte d’Appello di Bruxelles invece annullerà la decisione precedente analizzando il significato di marchio di forma concludendo che il colore della suola non può essere ignorato. Aggiungendo che il pubblico di riferimento sa a quale maison viene ricollegata la suola rossa. Questa è la prima volta in cui i giudici iniziano a interrogarsi sul limite della definizione di “forma”, poi chiarito nel già citato caso contro Van Haren Schonen B.V.


L’importanza di registrare un marchio


Registrare il proprio marchio, anche costituito da forme, colori, suoni, tutela da possibili contraffazioni e scoraggia potenziali concorrenti dal competere con prodotti similari.  


Un segno distintivo non deve essere necessariamente rappresentato graficamente (Registrazione marchio multimediale: Il primato è di Akran). E’ sufficiente che sia rappresentato nel registro dei marchi dell’Unione europea in un modo che consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto al quale viene garantita la protezione. Per questo è importante affidarsi a dei professionisti che possano consigliarci e tutelare i nostri interessi.


AKRAN Intellectual Property si occupa della registrazione di marchi sia nazionali che internazionali e della loro tutela sia a livello giudiziale che stragiudiziale, difesa del diritto d’autore, domini e internet, anti contraffazione, due diligence, contrattualistica, finanza agevolata e trasferimento tecnologico.


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