Pubblicazione articolo 21 Aprile 2022
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 luglio 2021, confermata in sede di reclamo il 24 febbraio 2022¹ , ha rigettato il ricorso cautelare d’urgenza proposto ex art. 700, c.p.c., da Jaguar Land Rover Ltd (di seguito “JLR”) proposto nei confronti di Ineos Automotive Ltd (di seguito “Ineos”) per aver copiato l’asserita forma distintiva del Land Rover Defender nel modello di fuoristrada “clone” Grenadier, progettato e pubblicizzato dalla convenuta in vista della sua imminente produzione e commercializzazione. L’azione è stata proposta sia sul piano del diritto dei marchi, ai sensi degli artt. 124, 126, 129, 131, c.p.i., che su quello del diritto d’autore, in conformità agli artt. 156, 166, l.d.a.
Giova ricordare che innanzi al Tribunale di Roma era già pendente un’azione di nullità dei marchi di JLR riproducenti le forme 90 e 110 del modello “Defender” instaurata da Ineos sul presupposto della loro carenza di carattere distintivo, oltre che per violazione degli impedimenti di cui all’art. 9 c.p.i., nonché per registrazione in mala fede² .
Preme segnalare altresì l’esistenza di alcune decisioni nazionali ed europee orientate nella direzione di respingere la menzionata privativa industriale. In proposito, la giurisprudenza d’oltremanica³ ha escluso la distintività dei marchi nazionali inglesi riproducenti le forme 90 e 110 del modello oggetto di lite, confermando la decisione dell’Intellectual Property Office⁴ che ne aveva dichiarato la nullità per carenza di capacità distintiva. Le due decisioni sono allineate a quella anteriore dell’EUIPO⁵ e a quella posteriore d’oltreoceano⁶ che hanno negato la sussistenza dei requisiti di registrabilità del medesimo modello di fuoristrada⁷ .
Ciò premesso, il Giudice adito ha ritenuto che la domanda cautelare risultasse priva del necessario requisito del fumus boni iuris, in considerazione della verosimile infondatezza dell’azione di contraffazione a tutela della quale JLR ha invocato in via cautelare d’urgenza le misure inibitorie nei confronti di Ineos.
Tra le argomentazioni fondanti il rigetto, si è ritenuto che i marchi in questione avessero una capacità distintiva debole, posto che le loro forme non andrebbero oltre la raffigurazione (con funzione descrittiva) della forma esterna del prodotto contraddistinto, né risulterebbero indicate le eventuali caratteristiche distintive delle forme in esame. A tale valutazione si aggiunga altresì che il modello in questione non è più prodotto in serie dal 2016⁸ e risulta venduto soltanto su ordinazione in pochi esemplari personalizzati. Ad abundantiam, il Giudice capitolino ha rilevato ulteriori circostanze ostative all’attribuzione del marchio di forma, tra cui segnatamente (i) l’affollamento del settore delle autovetture (anche quello dei fuoristrada); (ii) la tipizzazione di alcune forme estetiche delle autovetture fuoristrada, (iii) la mancata puntuale indicazione, da parte della ricorrente, delle caratteristiche individualizzanti della forma del “Defender Land Rover” rispetto agli altri fuoristrada; (iv) l’esistenza di differenze significative tra le due autovetture, atteso che il “Defender” si caratterizza per «lo sviluppo verticale della struttura, la ricerca della simmetria, la pulizia delle linee, con una sagomatura a filo e senza sporgenze, con una preferenza per le forme squadrate e l’aspetto piatto della carrozzeria», laddove il “Grenadier”, invece, presenta uno «sviluppo della struttura più orizzontale, con una ricerca generale dell’asimmetria e un aspetto più moderno e grintoso, con linee più movimentate e sporgenze in corrispondenza delle congiunzioni delle varie sezioni, con vari rigonfiamenti della carrozzeria⁹» .
Siffatto orientamento sarebbe altresì corroborato da una recente decisione comunitaria a tenore della quale si è puntualizzato che affinché un marchio di forma possa essere registrato non è sufficiente che esso sia originale, ma occorre che esso si differenzi sostanzialmente dalle forme di base del prodotto di cui trattasi, comunemente utilizzate nel commercio, e che esso non appaia come una semplice variante, o addirittura una variante possibile di tali forme¹⁰ .
Dalle suesposte considerazioni si è inferita l’impossibilità di riconoscere un diritto monopolistico su delle forme ormai diffuse nel settore automobilistico, specialmente nel genere “fuoristrada”. Invero, un diverso esito avrebbe implicato un’estensione dell’ambito di tutela del marchio di forma tale da monopolizzare l’idea dell’oggetto raffigurato, la quale non può che essere invece suscettibile di utilizzazione da parte della collettività.
Accanto al diniego sul riconoscimento del marchio di forma, si è altresì negata la possibilità di riconoscere la tutela d’autore in qualità di opera del disegno industriale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 10, l.d.a.
In particolare, il Tribunale di Roma ha ritenuto che JLR non avesse fornito sufficiente documentazione per comprovare l’acquisto del valore artistico della forma in questione, per tale intendendolo come «il giudizio critico proveniente della comunità degli esperti, consolidato a seguito di un processo di storicizzazione, che riconosce nell’opera del disegno industriale una creazione che va al di là della mera ricerca estetica finalizzata ad incontrare il gusto del mercato».
Si è dunque avallato l’orientamento della giurisprudenza di merito italiana che tende a subordinare l’accesso alla protezione autoriale delle opere del disegno industriale al soddisfacimento di un più elevato gradiente di originalità, facendo perno sull’espressa previsione normativa che esige il «valore artistico» della tipologia di opera in questione¹¹ . Secondo la lettura interpretativa del Tribunale di Roma, il leading case europeo Cofemel ¹² non sposerebbe in modo tranchant l’interpretazione secondo la quale il valore artistico sarebbe un requisito estraneo all’accesso alla protezione autoriale, essendo rimesso agli Stati membri il potere di determinare il gradiente minimo di originalità a tal fine necessario.
Il tema è alquanto controverso, considerato che la giurisprudenza italiana ha conservato la più elevata asticella di originalità per le opere del disegno industriale¹³ . In ogni caso, la complessità dell’apprezzamento in questione esige indagini ben più approfondite rispetto a quelle consentite all’interno di un procedimento cautelare.
Dunque, sia pure nell’ambito di una valutazione sommaria, si è altresì negata la verosimile fondatezza della domanda avente ad oggetto la protezione autoriale della forma esterna del vecchio modello del “Land Rover Defender”, tanto in riferimento alla pretesa contraffazione dell’opera tutelata, quanto con riguardo alla presunta elaborazione non autorizzata dell’opera originale, ai sensi dell’art. 4, l.d.a.
In conclusione, la registrazione del marchio per la forma del fuoristrada modello “Defender” si tradurrebbe sostanzialmente nel riconoscimento di una privativa sul prodotto stesso, e l’esito del giudizio a cognizione piena sarà probabilmente allineato a quelli già espressi in altre giurisdizioni. Sarebbe però interessante continuare a seguire la vicenda sul piano del diritto d’autore per verificare quali parametri saranno impiegati per valutarne l’accesso.
[1] Tribunale di Roma ordinanza del 24 febbraio 2022, n. 3688.
[2] Tribunale di Roma, RG n. 61503/2019.
[3] High Court of Justice, sentenza del 3 agosto 2020, [20201 EWHC 2130 (Ch).
[4] Intellectual Property Office, decisione del 3 ottobre 2019, O/589/19.
[5] EUIPO, 2012, marchio n. 011415908.
[6] U.S. District Court of New Jersey, sentenza del 30 giugno 2021, 2:21-cv-13174.
[7] Si segnala altresì che JLR ha depositato la domanda di marchio dell’Unione Europea n. 015666654, avente ad oggetto una forma identica a quella di cui al marchio italiano azionato. Anche tale domanda è stata oggetto di rilievi da parte dell’EUIPO in punto di mancanza di carattere distintivo. Successivamente, l’Ufficio, a fronte delle prove depositate da JLR a dimostrazione dell’acquisto di carattere distintivo, ha pubblicato la domanda di marchio rispetto alla quale Ineos ha presentato osservazioni contro l’acquisizione di carattere distintivo, essendo i dati prodotti fondati per lo più su dichiarazioni autoreferenziali e opinioni di soggetti esperti in ambito automobilistico e, dunque, non indicative della percezione del consumatore medio. L’EUIPO ha provvisoriamente rigettato la domanda di marchio e, dopo alcune proroghe del termine concesso a JLR per replicare alle osservazioni sulla dimostrazione dell’acquisto del carattere distintivo del marchio di forma, è in procinto di pronunciare la decisione finale.
[8] Successivamente al 2016, il suddetto modello di autovettura è stato sostituito nella produzione di serie dal nuovo modello dalle forme completamente rinnovate.
[9] Tribunale di Roma, ordinanza del 29 luglio 2021.
[10] Tribunale I grado dell’UE, sez. III, sentenza del 25 novembre 2020, Causa T-862/19, in cui si è negata la registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia scura in quanto non differente dalle forme usuali nel comparto del bevande.
[11] Ex multis, Tribunale di Milano, sentenza del 22 novembre 2017, n. 11766, ove si è negato il valore artistico ai fini del diritto d’autore della poltrona “Pitagora Theater System” prodotta da Poltrona Frau per la mancata dimostrazione degli indici oggettivi che testimonierebbero l’iconicità dell’opera in questione.
[12] CGUE, sentenza del 12 settembre 2019, Causa C-683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV, EU:C:2019:721, con nota di D. INGUANEZ, A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ’s Recent Copyright/Design Cumulation Case Law, in International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 51, 2020, pp. 797-822.
[13] Tribunale di Milano, sentenza del 2 dicembre 2021, n. 10280, nella quale si è negata la tutela autoriale sul modello di borsa “Le Pliage” prodotta da Longchamp, non riscontrando la presenza di alcun valore artistico dell’opera
