DYNAMIC INJUNCTIONS – La tutela giudiziale della proprietà intellettuale si adatta per fronteggiare le violazioni on-line

di Roberto Cartella


La “dynamic injunction” (inibitoria “dinamica”) costituisce un istituto di matrice giurisprudenziale, utilizzato negli ultimi anni dai giudici dei Paesi di common law – e più di recente, dagli organi giurisdizionali dell’Unione europea – per rafforzare incisivamente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, con peculiare riferimento ai casi nei quali le attività illecite siano poste in essere in Rete per il tramite degli ISP (Internet Service Provider), statisticamente sempre più frequenti tenendo conto dei livelli esponenziali di incessante crescita del mercato digitale.


In effetti, l’inibitoria dinamica supera i fisiologici limiti applicativi delle misure inibitorie “classiche”, spesso facili da aggirare per il contraffattore che operi on line, in ragione del fatto che le modalità di funzionamento della Rete, come ben noto, consentono di propalare rapidamente i medesimi contenuti illeciti, caricati o trasferiti su siti diversi da quello originariamente contestato ed inibito.


Per contrastare tale sin troppo comodo espediente, l’inibitoria “dinamica” è emessa nei confronti degli ISP – che, a prescindere da una loro diretta responsabilità nell’illecito, pacificamente possono essere destinatari di ordini dell’Autorità Giudiziaria o Amministrativa emessi affinchè impediscano o pongano fine alle violazioni (v. art. 14 e segg. D. lgs. 70/2003, nonché art. 156 L. 22 aprile 1941 n. 633 ecc.) – ed include la disabilitazione dell’accesso ai portali mediante ai quali viene svolta l’attività illecita indipendentemente dal domain name utilizzato, sicchè il comando inibitorio è esteso all’eventuale riproposizione dei medesimi contenuti anche con diversi indirizzi IP o URL, in modo da evitare al titolare l’onere di coltivare una nuova azione giudiziaria per ottenere una nuova inibitoria.


Negli ultimi anni si è assistito ad una sempre più frequente ed incoraggiante applicazione di inibitorie “dinamiche”, tanto più in ragione del fatto che la loro compatibilità con il diritto dell’UE è stata sancita dalla Corte di Giustizia con sentenza del 3 ottobre 2019 emessa nella causa C-18/18(Glawischnig-Piesczek)e che, ben anteriormente a tale pronuncia, militavano nella stessa direzione le indicazioni fornite dalla medesima Corte di Giustizia nel caso C-314/12, Telekabel) nonché dalla Commissione UE, la quale, nella Comunicazione sull’interpretazione della Direttiva Enforcement 29 novembre 2017, ha declamato la legittimità delle inibitorie dinamiche emesse nei casi in cui il medesimo sito web si rendesse disponibile immediatamente dopo l’emissione di un’inibitoria con indirizzo IP o URL diversi.


E’ importante chiarire che la maggiore “responsabilizzazione” degli ISP che deriva dall’applicazione delle inibitorie dinamiche non è stata ritenuta incompatibile con l’assenza di una previsione normativa di un obbligo generale di sorveglianza a carico dei medesimi ISP sulle informazioni che trasmettono o memorizzano e/o di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite (art. 15 Direttiva 2000/31/CE D.lgs. 70/2003): e ciò in considerazione del fatto che l’ignoranza dei contenuti potenzialmente illeciti non ha più ragione di essere “legittimata” una volta che l’ISP coinvolto sia venuto a conoscenza dell’illecito.


Del resto, non solo il considerando 47 della Direttiva ammette la possibilità di prevedere obblighi di sorveglianza “su casi specifici, ma addirittura l’art. 18 della medesima Direttiva rubricato “Ricorsi giurisdizionali” prevede che “Gli Stati membri provvedono affinchè i ricorsi (…) consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa”. Sotto tale profilo, dunque, sono stati ritenuti pienamente ammissibili provvedimenti con i quali l’Autorità Giudiziaria imponga ai provider: i) obblighi di individuazione, su casi specifici, dell’attività illecita; ii) obblighi di prevenzione, in casi specifici, dell’attività illecita; iii) obblighi di assumere comportamenti diligenti volti ad impedire il ripetersi delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.


Ancora, relativamente alla possibilità di imporre obblighi di filtraggio/monitoraggio specifici a carico degli ISP, si è di recente espressa positivamente anche la Corte di Cassazione con sentenza 19 marzo 2019 n. 7708 (RTI vs. Yahoo! Inc. e Yahoo! Italia Srl) che ammette la possibilità di prevedere un obbligo degli ISP di astenersi dal “pubblicare contenuti illeciti dello stesso tipo di quelli già riscontrati come violativi dell’altrui diritto (…).


In tale contesto, non sorprende constatare come anche la giurisprudenza nostrana abbia iniziato a fare virtuosa applicazione dell’inibitoria dinamica in recenti casi concernenti per lo più fattispecie di lesione dei diritti d’autore e usi denigratori di marchi altrui.


Tra questi, certamente meritevole di menzione è, anzitutto, il caso deciso dal Tribunale di Milano che, con ordinanza resa il 24 luglio 2017, in accoglimento delle richieste cautelari avanzate dalla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. – a motivo della reiterata violazione dei suoi diritti esclusivi in qualità di editore su una serie di periodici e sui relativi marchi registrati sistematicamente riprodotti sul portale “Dasolo” – ha ordinato ad alcuni noti provider (Fastweb, Telecom Italia, Wind Tre, Vodafone ecc.) di impedire l’accesso ai propri utenti al portale e, conformemente ad altre pronunce rese dal medesimo Tribunale (v. es. ordinanza 8 maggio 2017, caso “Mediaset Premium”), ha esteso il comando inibitorio  a “tutti i siti con nome di dominio di secondo livello “Dasolo”, indipendentemente dal top level domain adottato”.


Nonostante l’apprezzabile passo in avanti sotto il profilo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale vulnerati con l’uso di siti c.d. alias, l’inibitoria non è stata estesa anche le ipotesi in cui il gestore del sito avesse modificato non solo il TLD, ma anche il SLD, come poi sarebbe accaduto in tale vicenda (di lì a poco, infatti, il sito “Dasolo” assumeva la denominazione “Italiashare”).


Il che ha costretto  di fatto la Arnoldo Mondadori S.p.A. a coltivare un nuovo procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Milano, conclusosi con l’importantissima ordinanza resa il 12 aprile 2018, nella quale non solo è stato eliminato il vincolo del medesimo SLD, ma è stato ordinato ai provider di adottare tutte le più opportune misure tecniche volte ad impedire in futuro l’accesso al dominio italiashare.net o ad altri siti alias mediante un obbligo di attivazione ed intervento del provider richiesto dal ricorrente, che è stato onerato di segnalare agli ISP i siti “alias” eventualmente coinvolti.


Nella parte motiva del provvedimento, assume valenza dirimente il passaggio nel quale il Tribunale afferma che una limitazione dell’inibitoria ad uno specifico dominio sarebbe inutiliter data considerato che “in breve volgere di tempo, l’autore dell’illecito ha modificato ripetutamente il nome a dominio ed è verosimile, considerata la manifestata volontà, che alla data di emissione del provvedimento la denominazione del sito sia nuovamente cambiata. Un ordine che riguardi il contenuto illecito, colpendo anche i siti alias, è allora, nel caso in esame, l’unico ordine che abbia l’effetto di impedire o almeno di rendere difficilmente realizzabile le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiarne seriamente gli utenti di internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa ingiunzione (cfr caso Telekabel, punto 64)”.


L’approccio realistico ed innovativo seguito dal Tribunale di Milano in tale ordinanza ha consentito, dunque, di estendere l’inibitoria a tutti i siti alias, anche se tale estensione è mitigata dalla specifica indicazione delle violazioni denunciate da parte del titolare, in ossequio al divieto degli obblighi di sorveglianza generale in capo agli ISP.


Un altro ed ancor più recente caso di applicazione di inibitorie dinamiche con riferimento ai diritti d’autore concerne il noto film “TOLO TOLO”.


In particolare, con i decreti emessi inaudita altera parte lo scorso 24 dicembre 2019 ed il 13 gennaio 2020, il Tribunale di Milano ha accolto le richieste cautelari avanzate dalle società Taodue S.r.l. e Medusa Film S.p.a., rispettivamente produttrice e distributrice del film in questione destinato ad uscire nelle sale cinematografiche il 1 gennaio 2020, ma il cui titolo e la locandina erano stati pubblicati on line da terzi su siti pirata, lasciando ivi intendere che il film sarebbe stato messo ivi fruibile.


Anche in questo caso, il Tribunale ha ordinato ai provider dei resistenti di impedire l’accesso ai siti web corrispondenti vuoi ai nomi a dominio segnatamente individuati nei ricorsi introduttivi, vuoi ai siti web corrispondenti ai medesimi nomi a dominio ma associati a un diverso TLD qualora tali siti avessero messo a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto dei provvedimenti, vuoi, ulteriormente, agli eventuali siti alias caratterizzata da diverso SLD, a condizione che fosse oggettivamente dimostrabile (da parte del titolare) che tali siti fossero riconducibile ai medesimi soggetti responsabili dell’attività illecita sanzionata.


Come anticipato, lo strumento della dinamic injunction è stato recentemente utilizzato dalla nostra giurisprudenza anche per contrastare fattispecie di uso denigratorio di marchi altrui in ambiente digitale lesivo dell’immagine dei soggetti coinvolti.


In un primo caso, il Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 17 settembre 2020 inibiva la diffusione di una campagna promozionale denigratoria della reputazione della società titolare del noto marchio Elisabetta Franchi (Betty Blue S.p.A.) e della medesima stilista, che ne è fondatrice, ordinando l’immediata rimozione dei contenuti illeciti direttamente o indirettamente attribuibili al resistente e consentendo alla ricorrente di “compulsare” i provider non solo per pretendere l’esecuzione dell’ordine, ma anche per segnalare eventuali violazioni successive alla data del provvedimento inibitorio al fine di ottenere dai provider la sua esecuzione, senza la necessità per il titolare di instaurare un nuovo procedimento.


Sempre il Tribunale di Roma, con successiva ordinanza resa il 23 ottobre 2020 – in accoglimento del ricorso proposto dalla nota società farmaceutica Novaliq Gmbh –  ha accertato l’illegittimità anche sotto il profilo della concorrenza sleale di una campagna denigratoria particolarmente aggressiva, fondata su notizie mendaci che erano state messe in circolazione da un fornitore della società (Ismaco) – evidenziando la potenzialità diffusiva della condotta posta in essere da quest’ultimo con annessa lesione del valore di mercato del marchio Novaliq e degli investimenti profusi per la sua affermazione – ed ha, pertanto, ordinato la rimozione di tutti i contenuti dei siti internet contestati, presenti e futuri, anche caratterizzati da diversi domain name che fossero riconducibili direttamente o indirettamente al resistente o a terzi i cui servizi fossero dal medesimo utilizzati per rendere tali pagine disponibili in rete.


Gli emergenti orientamenti di equilibrata apertura a favore dell’applicazione delle inibitorie dinamiche e la loro intrinseca “duttilità” lasciano ragionevolmente prevedere che, anche in Italia, tale strumento sarà sempre più frequentemente utilizzato dalla giurisprudenza per rafforzare la tutela dei diritti di privativa intellettuale sotto entrambi i profili (morale e patrimoniale) in ambiente digitale, al contempo risparmiando ai titolari l’onere di coltivare distinte azioni giudiziarie volte a contrastare violazioni sostanzialmente identiche.


Non occorre, tuttavia, sottovalutare il rischio che la dinamic injunction possa essere, in concreto, strumentalizzata ed utilizzata in modo scorretto vuoi dai titolari dei diritti – i quali potrebbero pretendere di “forzare” i contenuti dell’inibitoria oltre i limiti da essa previsti – vuoi dagli ISP che pretendessero di rendersi inadempienti sulla base di una pretesa estraneità delle condotte degli utenti rispetto al contenuto dell’ordine inibitorio.


In altre parole, il buon funzionamento dell’inibitoria dinamica richiede che i soggetti coinvolti rispettino i sempiterni principi generali di buona fede e correttezza sul piano sostanziale e processuale, evitando interpretazioni abusive del comando giudiziale volte ad ottenere indebiti vantaggi ovvero ad eludere l’attuazione del provvedimento che, inevitabilmente, comporterebbero la necessità di radicare nuove azioni giudiziarie mortificando le finalità e la stessa ragion d’essere dello strumento.


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