Vincenzo Iaia
Per determinare se un marchio di forma è contraffatto, è necessario valutare se esistono altre forme non necessarie che consentono comunque l’uso del bene o del servizio da distinguere. Inoltre, la confezione della società concorrente genera confusione tra i consumatori riguardo all’origine dei confetti prodotti da Ferrero, considerando la notorietà globale del contenitore in questione
Con l’ordinanza dell’11 maggio 2023, n. 12881, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul corretto accertamento della doppia protezione in materia di marchi e di concorrenza sleale in favore della confezione trasparente e a forma di parallelepipedo utilizzata da Ferrero per commercializzare le mentine “Tic Tac”.
In particolare, la Ferrero aveva citato in giudizio una società straniera per aver intrapreso anche in Italia la distribuzione di confetti contenuti in confezioni molto simili a quelle utilizzate per la vendita delle “Tic Tac”, posto che la confezione è anche tutelata come marchio tridimensionale. Secondo la tesi della resistente il marchio sarebbe invece affetto da nullità a causa della forma necessitata alla fuoriuscita delle mentine.
Il Tribunale di Torino ha rigettato quest’ultima prospettazione affermando che la forma oggetto del marchio Ferrero costituisce soltanto una delle possibili forme di realizzazione di un contenitore per confetti. Ciò premesso, il giudice torinese ha accertato sia la contraffazione del marchio che la concorrenza sleale per imitazione ex art. 2598, n. 1, c.c., ponendo l’accento sull’insieme degli elementi che rendono i segni identici o simili, i quali generano giocoforza il rischio di confusione per il pubblico. La Corte di appello di Torino ha condiviso le statuizioni espresse nel giudizio di primo grado.
La Suprema Corte ha anzitutto ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui per “forma necessaria” debba intendersi quella indispensabile per raggiungere un obiettivo tecnico legato allo scopo industriale (Cass., 28 giugno 1980, n. 4090). Se una forma è necessaria in questo senso, è consentita la sua imitazione sempre che sussista tale elemento di inscindibilità e quindi di necessarietà. A livello europeo, la Corte di Giustizia ha ritenuto nullo il marchio tridimensionale raffigurante il “cubo di Rubik” poiché era strettamente funzionale alla sua rotazione (CGUE, 10 novembre 2016, C-30/15).
Dunque, per determinare se un marchio di forma è contraffatto, è necessario valutare se esistono altre forme non necessarie che consentono comunque l’uso del bene o del servizio da distinguere. Non ci sono dubbi quando la forma è il risultato di scelte arbitrarie del titolare, come nel caso dell’iconica forma piramidale della confezione di cioccolato “Toblerone”. Si deve invece pervenire ad esiti diversi qualora la forma sia strettamente vincolata dalla natura del prodotto, dall’obiettivo tecnico che si intende raggiungere o dal valore sostanziale che si vuole attribuire al prodotto. Ad esempio, la forma a sezione trapezoidale delle barrette di wafer “KitKat” non sarebbe tutelabile in quanto finalizzata a facilitare il consumatore nello spezzare la barretta in pezzi più piccoli (CGUE, 25 luglio 2018, C-84/17).
Rispetto al contenitore “Tic Tac”, la forma non sembra soggetta ai vincoli sopra menzionati. Inoltre, non sembra esserci alcun rischio di monopolio, dato che è possibile avvalersi di molte altre forme per commercializzare confetti o mentine, anche adoperando lo stesso meccanismo di apertura. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso, non essendo il giudizio di legittimità la sede per proporre una terza valutazione di merito.
Tale reasoning ha permeato anche la sentenza della Corte di Appello di Parigi del 15 febbraio 2022, n. 19/21858, in cui si è condannata un’azienda polacca per contraffazione del marchio tridimensionale della Ferrero dopo aver utilizzato lo stesso tipo di packaging per la vendita di caramelle.
Dal punto di vista della concorrenza sleale per imitazione servile, è innegabile che la confezione della società straniera possa generare confusione tra i consumatori riguardo all’origine dei confetti prodotti da Ferrero, considerando la notorietà globale del contenitore in questione. La soccombente avrebbe potuto scegliere altre forme diverse che avrebbero potuto utilizzare lo stesso tipo di apertura per agevolare l’uscita dei confetti, ma ha deciso esplicitamente di riprodurre la confezione trasparente a forma di parallelepipedo adottata dalla famosa azienda dolciaria italiana. Non sorprende quindi che i giudici torinesi abbiano riconosciuto la concorrenza sleale per imitazione al fine di evitare l’indebito sfruttamento della (buona) reputazione altrui. Questo rischio appare accentuato nel mercato alimentare e dei prodotti venduti nei supermercati data la ridotta attenzione media dei consumatori, in alcuni casi più attratti dalla confezione del prodotto che dalle parole su di essa riportate.
