Vincenzo Iaia
EUIPO, decisione dell’8 febbraio 2023, domanda n. 018647205
Il crescente hype per il metaverso ha indotto molte imprese a creare succursali digitali per la vendita dei loro prodotti, sia quelli fisici che le loro repliche tridimensionali in codice binario, assicurandone l’unicità attraverso l’impiego di Non-Fungible-Token su tecnologia blockchain.
Nelle più recenti strategie di business si ambisce ad afferrare una fetta (la più grande possibile) delle nuove opportunità commerciali offerte da questo mercato. Tantomeno si è disposti a lasciare che altri soggetti si avvantaggino indebitamente dei loro investimenti, specialmente quelli convogliati nella brand reputation e, conseguentemente, nel cd. selling power del loro marchio. Esempi paradigmatici sono la sentenza dell’8 febbraio 2023 emessa dalla Corte distrettuale di New York a tutela di Hermès contro la creazione e vendita non autorizzata di repliche digitali delle borse Birkin – chiamate non a caso MetaBirkin –, così come l’ordinanza inibitoria del 20 luglio 2022 del Tribunale di Roma a favore della Juventus contro la commercializzazione di carte digitali riproducenti giocatori con indosso la divisa bianconera.
Onde evitare contenziosi legati alla mancata registrazione del proprio marchio nel settore merceologico indicato dall’EUIPO, che trova peraltro conferma nella 12° edizione della classificazione di Nizza entrata in vigore il 1° gennaio 2023, per estendere il raggio di tutela anche nel metaverso parecchie imprese (da McDonald a Crocs a Kerastase alla Fédération de la Haute Couture et de la Mode) si sono attivate per la registrazione o l’integrazione merceologica del proprio marchio nella classe 9.
Tra questa figura anche Burberry Ltd. (Burberry), la quale ha richiesto la registrazione come marchio europeo del proprio iconico tartan a scacchi per diverse classi, la 35 (pubblicità servizi di vendita), la 41 (servizi di intrattenimento) ed anche la 9. Con riferimento a quest’ultima si specificava di voler utilizzare il pattern della nota casa di moda per contraddistinguere vestiti e accessori digitali scaricabili e comunque utilizzabili in ambienti virtuali.
Il 31 agosto 2022 l’EUIPO ha obiettato la carenza di capacità distintiva del segno in questione e, per gli effetti, l’impedimento alla registrazione, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. L’Ufficio ha ritenuto che le linee orizzontali e verticali di rosso, bianco e nero su fondo beige fossero prive di ogni elemento idoneo ad attrarre l’attenzione del consumatore e pertanto insufficienti ad indicare l’origine commerciale dei prodotti in questione. Si è fondata tale conclusione sul presupposto che ai marchi bidimensionali debba applicarsi lo stesso tipo di esame condotto sui marchi tridimensionali (v. la decisione del Tribunale dell’UE del 21 aprile 2015, T-359/12, per un pattern a scacchi maroon & beige), così ritenendo che il pattern di Burberry non si discostasse da altri motivi a scacchi comunemente ritrovati in commercio.
L’EUIPO ha ammesso la registrazione parziale del marchio Burberry per la classe 9 con riferimento esclusivo ad avatar digitali e a videogiochi e per la classe 41 con riguardo alla fornitura di informazioni su giochi digitali e su servizi di intrattenimento, escludendola invece per i vestiti e gli accessori digitali scaricabili e/o utilizzabili online.
Pare alquanto difficile condividere una decisione che autorizza l’utilizzo esclusivo del pattern Burberry nel metaverso soltanto per beni e servizi diversi rispetto all’equivalente analogico per cui ha acquisito capacità distintiva. Esso, infatti, nasce negli anni ’20 per foderare gli impermeabili e, dagli anni ’60 in poi, comincia ad essere utilizzato per rivestire bagagli e accessori, divenendo oggi il motivo inconfondibile, quasi l’essenza identificativa, della maison di moda. La registrazione del pattern per identificare le repliche digitali dei prodotti fisici sui quali esso è tradizionalmente apposto sarebbe stata coerente con le plurime registrazioni nazionali (ad esempio, Cipro, numero di registrazione 58765 del 12 dicembre 2000; Bulgaria, numero di domanda 2000050442N del 14 giugno 2000; Finlandia, numero di domanda HT201851053 dell’8 maggio 2018) ed europee (ad esempio, EUIPO, numero di domanda 018295696 del 19 luglio 2004; EUIPO, numero di domanda 000377580 dell’8 ottobre 1996) nella classe 25. Ove la decisione non venisse appellata vittoriosamente – anche se sarebbe auspicabile il contrario – residuerebbe la tutela da concorrenza sleale contro coloro che si sentiranno legittimati a commercializzare nel metaverso vestiti, zaini e accessori foderati digitalmente dal tartar a scacchi introdotto da Burberry un secolo fa.
